Wichtige Regelungen zu Schutzrechten in Term-Sheets

Dies ist der neunte Beitrag einer Beitragsreihe über Term-Sheets und deren Verhandlung. Die Autoren gehen in dieser Beitragsreihe insbesondere auf die Unternehmenswertermittlung bei Start-Ups, auf Probleme des geistigen Eigentumsrechts und auf konkrete Regelungen eines Term-Sheets ein, und geben Gründern wertvolle Hinweise, wie sie sich auf eine Term-Sheet Verhandlung vorbereiten und was sie bei dieser beachten sollten.

IP-Rechte, wie Urheber-, Patent- oder Markenrechte, schützen die Idee des Start-Ups (daher auch ‘Schutzrechte’ genannt) und stellen somit einen wesentlichen Wert des Start-Ups dar.

Wenn die Schutzrechte vollständig bei der Gesellschaft liegen, ist der Investor davor gefeit, dass die Gründer ihre Idee später – etwa bei Meinungsverschiedenheiten – mit einer anderen Gesellschaft weiter umsetzen und der Investor am Ende nur in eine ‘leere’ Gesellschaft investiert hat.

Aus Investorensicht wird daher eine möglichst vollständige und exklusive Übertragung der Schutzrechte auf die Gesellschaft eine zentrale Bedingung seines Investments sein.

Die Schutzrechte liegen aber nicht automatisch bei der Gesellschaft. Urheberrechte entstehen vielmehr beim Schöpfer (z.B. dem Programmierer) und können nicht übertragen, sondern an ihnen nur Nutzungsrechte eingeräumt werden – siehe dazu den Artikel ‘Start-ups und geistiges Eigentum’.

Patent- und Markenrechte werden dagegen grundsätzlich durch Eintragung ins jeweilige Register begründet. Sie können sowohl übertragen als auch lizenziert werden.

Während sich bei Patent- und Markenrechten die Rechteinhaberschaft regelmäßig leicht nachweisen lässt (durch einen Auszug aus dem Register), kann dies gerade bei Urheberrechten deutlich schwieriger sein. Vor allem wenn viele Personen z.B. an einer Software mitgearbeitet haben (Angestellte, Freelancer etc.) ist die Lage schnell unübersichtlich.

Hier helfen saubere Verträge mit allen Beteiligten, um die Einräumung der Nutzungsrechte an die Gesellschaft auch eindeutig dokumentieren zu können.
Nicht immer möchten die Gründer aber, dass die Schutzrechte tatsächlich vollständig und exklusiv der Gesellschaft eingeräumt werden.

Hat z.B. einer der Gründer bereits vor seiner Zeit beim Start-Up eine Software entwickelt, auf die das Start-Up aufsetzen möchte, will sich dieser Gründer häufig nicht die Möglichkeit nehmen lassen, seine Software auch für andere Projekte einsetzen zu können.

Hier ist dann der konkrete Umfang der Nutzungsrechteeinräumung an die Gesellschaft mit dem Investor zu verhandeln und vertraglich zu regeln.
Hinsichtlich des Bestands der Schutzrechte und der Rechteinhaberschaft der Gesellschaft wird ein Investor regelmäßig auch Garantien einfordern.

Dies wird häufig auch durch eine weitere Garantie begleitet, dass die Gesellschaft selbst durch ihren Geschäftsbetrieb keine Schutzrechte Dritter verletzt und gegenwärtig auch keine auf solchen Verletzungen beruhenden Klagen anhängig oder angedroht sind.

Im Folgenden wieder sinngemäße Auszüge aus einer fiktiven Term-Sheet-Verhandlung plus hochkarätige Tipps , die zur Gänze in diesem Video mitgeschnitten wurde:

INVESTOR (I): Der nächste Punkt, Ziffer 14 des Term-Sheets, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Sämtliche Schutzrechte müssen nachweislich bei der Gesellschaft liegen, wovon wir uns auch in der Due Dillegence überzeugen wollen. Das ist eine zwingende Investmentbedingung. Hier gibt es aktuell hinsichtlich der Software aber leider noch das Problem mit den Freelancern.

START-UP (SU): Das Thema mit den Freelancern klären wir noch bis zum Closing und werden entsprechende Verträge vorlegen können.

Hinweis: Der Hintergrund der Freelancer-Thematik wurde bereit im Artikel Start-ups und geistiges Eigentum behandelt.

I: Wir sind gespannt…

SU: Hier müssen wir aber noch ein kleines Sonderthema ansprechen: Der Programmierer Steffen benutzt eines der von ihm entwickelten Software-Tools auch für andere Bereiche, die aber nichts mit dem Geschäftsfeld dieser Gesellschaft zu tun haben. Die Gesellschaft wird die Nutzungsrechte an dem Tool daher nicht exklusive erhalten können. Aber wenn wir Ihnen die Dokumente dazu vorlegen, werden Sie sehen, dass die Gesellschaft komplett abgesichert ist.

I: Die nächste Baustelle also… Wie weitreichend soll das Nutzungsrecht denn konkret sein?

SU: Das Nutzungsrecht der Gesellschaft gilt für den Fitnessmarkt im weiteren Sinne und ist geographisch sowie zeitlich unbeschränkt. Steffen verbleibt aber die Möglichkeit, sein Tool für andere Produkte zu nutzen, die nicht mit der Fitness-App in Konkurrenz stehen.

I: Damit wären wir dann aber auf eine Fitness-App festgelegt. In meiner langjährigen Tätigkeit als Investor habe ich gelernt, dass eine Firma am Ende häufig nicht da landet, wo sie anfangs eigentlich hinwollte.
Hier brauchen wir also hinreichende Flexibilität für den Fall, dass wir der App später eine ganz andere Richtung geben wollen. Das werden unsere Anwälte im Detail prüfen und ausarbeiten müssen.

Hinweis: Lizenzen können als einfaches oder ausschließliches Recht sowie räumlich, zeitlich oder inhaltlich beschränkt oder unbeschränkt eingeräumt werden. Hier kann man durchaus eine ‘maßgeschneiderte’ Lösung finden.

Steffen soll zudem seine ganze Energie eigentlich in dieses Start-Up stecken und nicht noch diverse Nebenprojekte verfolgen. Aber dies betrifft dann auch einen weiteren Punkt im Term-Sheet, das Wettbewerbsverbot, den wir später noch besprechen müssen.

Die bisherigen Beiträge dieser Serie:
Start-ups und geistiges Eigentum
Unternehmensbewertung und Meilensteine
Due Diligence: Was Gründer alles wissen müssen
Welche Garantien wollen Investoren von Start-ups?
Liquidation Preference: Erlösverteilung beim Exit
Heikel: Drag along-, Tag along-Rechte und Vorkaufsrechte
Vesting-Klauseln: Damit Gründer aktiv an Bord bleiben
Verwässerungsschutz für die Beteiligungen von Investoren
Mitarbeiter-Beteiligungs-Regelungen in Term-Sheets

Im nächsten und letzten Beitrag dieser Serie beschäftigen sich die Autoren abschließend mit Wettbewerbsverboten und sonstigen Regelungen , die üblicherweise in Term-Sheets zu finden sind.

Zu den Personen:

Caroline Schimpeler ist Rechtsanwältin bei der global tätigen Anwaltskanzlei Norton Rose Fulbright für die Bereiche Corporate, M&A und Venture Capital. Sie berät unter anderem Start-ups in allen Lebenslagen – von der Gründung über die Beteiligung von Investoren bis zum vollständigen Verkauf. Zur Zeit der Term-Sheet-Verhandlung war sie noch als Rechtsanwältin in demselben Bereich bei der Anwaltskanzlei Bird & Bird LLP tätig.

Dr. Bahne Sievers berät als Rechtsanwalt bei Bird & Bird LLP, Hamburg seit Jahren vor allem nationale und internationale Medienunternehmen sowie Startups im Bereich IP und Commercial. Einen Schwerpunkt seiner Tätigkeit bildet insbesondere die Beratung von digitalem Content-Vertrieb, Apps, Online-Auftritten und Social Media.

Foto oben: Mit freundlicher Genehmigung von Hamburg Startups